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出願審査請求どうする?いつする?

今回は特許申請(以下、特許出願)をした後の出願人の最初の検討事項「出願審査請求をするか否か」「いつするべきか?」という点について述べたいと思います。日本の特許制度では、特許出願しても審査は行われません。特許出願した発明に対して特許を認めるべきか否かの審査をしてもらうためには、「出願審査請求」という手続きを別途特許庁に対して行わなければなりません。この出願審査請求の手続は、特許出願した日から3年以内という期限が設けられています。

早期に特許権を取得したい場合

この場合は、早期に特許権が必要なのですから、出願と同時または出願後すぐに「出願審査請求」の手続きを行うことになります。また、早期の審査が必要となることから、出願と同時または出願後すぐに「早期審査に関する事情説明書」を提出することになります。このケースは、目的がはっきりしているので、出願審査請求の有無及び時期に関しては、特に悩むことはないでしょう。

特許権を取得したい場合(上記の場合を除く)

この場合も、特許権が必要なのですから、「出願審査請求」の手続きを行うことととなりますが、出願審査請求の時期をいつにするかが問題となります。その後のビジネス(特許出願の対象となったサービス、製品の事業化)の進捗具合もあると思いますが、私個人の意見としては、特許出願から2年半~3年の間にすればいいのではないかと思います。理由は、下記で述べます。

可能であれば特許権も取得したいが、ビジネス上の観点から特許出願をした場合

以前のコラム(「特許申請の効果」)でも述べたように、特許権を取ることだけが特許出願の目的ではありません。特許出願だけでも一定の効果があります。例えば、特許出願することにより、広告宣伝的な効果がある、同業他社への牽制になる、ビジネスを有利に進めることができるなどです。詳しくは、「特許申請の効果」をご覧ください。

この場合、出願審査請求はするべきでしょうか?私個人の意見としては、事業化が進んでいる場合(例えば、当該サービスの実施、当該製品の販売などを行っている場合)には、出願審査請求をするべきだと思います。

では、いつするべきでしょうか?私個人の意見としては、特許出願から2年半~3年の間にすればいいのではないかと思います。以下、理由について述べます。
出願審査請求をした場合、約1年後(技術分野により異なりますが)に最初の審査結果が戻ってきます。ということは、下記の図にも示すように、審査結果が確定するまで、つまり、特許の内容が確定するまでには、特許出願してから少なくとも4年、最初の審査結果が拒絶理由通知であって何らかの反論をする場合には、特許出願してから5年くらいはかかります。特許権が付与されるというのは出願人にとってうれしいことなのですが、特許の内容が確定しまうということでもあります。逆に言うと、特許の内容が確定しない、つまり特許の内容が変更可能な状態というのは、同じ内容のサービスの実施や製品の販売を考えている同業他社(以下、ライバル)にとっては、事業化に対して躊躇すする可能性が高い状態とも言えます。すなわち、特許の内容が確定しないという期間が長いというのは、ライバルを牽制する期間が長くなるということになります。
このような理由から、仮に拒絶査定を受け、最終的に特許権が付与されなくても、相手に対する牽制の期間を長くとることができるので、弊所では手続期限のギリギリで出願審査請求をすることをお薦めしています。

 出願審査請求をする場合、同時に手続補正書を提出した方が良い場合があります。出願した時点と出願審査請求をする時点では数年のタイムラグがあり得ます。例えば、当初考えていた発明の構成とは異なる構成、当初考えていた発明の方法とは異なる方法で事業化する場合には、手続補正書を提出して、新たな事業化の内容を特許請求の範囲の記載に反映すべきだと思います(勿論、異なる構成、方法が特許明細書の中に記載されていることが大前提ですが…)。
 実際、弊所でも最近、ある特許出願に関して、バリエーションの一つとして記載したシステム構成を用いて実際のサービスを開始するという旨の連絡を受けたので、出願審査請求とともに事業化の内容を反映した手続補正書を提出しました。

その他(費用)

 当たり前のことですが、出願審査請求をするとなると費用がかかります。特許庁に支払う費用(特許印紙代)だけで約14万(請求項数1の場合)~18万円(請求項数10の場合)がかかります。また、これに加えて代理人費用(弊所の場合、1万円)もかかります。
 なお、中小企業、ベンチャー企業などに対しては減免制度がありますので、適用されれば特許印紙代は1/2又は1/3となります。弊所の場合、中小企業、ベンチャー企業などのお客様には積極的にこの減免を受けるように進言しています。この減免の申請は、今現在(2023年現在)、証明書類の提出も必要ないので、出願人の手を煩わせることもなく、より簡単な手続きとなっています。

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